Marcas de terceros y AdWords

Ya son varios los casos en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha tenido ocasión de pronunciarse sobre los límites de la utilización de marcas de terceros como palabra clave (Keyword) en la contratación de publicidad en Internet.

Louis Vuitton Malletier, fabricante de bolsos y otros artículos de lujo, demandó a Google tras comprobar que tras introducir la marca “Vuitton” (de la que es titular) aparecían como “enlaces patrocinados” sitios webs que comercializaban imitaciones de sus productos. Del mismo modo, Viaticum, S.A., dedicada a servicios de organización de viajes,  demandó a Google por introducir en su motor de búsqueda marcas de su titularidad que llevaban a “enlaces patrocinados”  con sitios web de competidores de Viaticum. La agencia matrimonial que explota la marca “Eurochallenges” realizó asimismo su denuncia contra Google por el uso de su marca como Adwords por parte de sus competidores.

En estos casos, el Tribunal Europeo declaró inocente a Google al considerar al mismo como un proveedor de un soporte publicitario, sin que tenga responsabilidad en los buenos o malos usos que se hagan de las marcas registradas (y ello, salvo que tras conocer sobre la ilicitud de las actividades del anunciante no actúe con prontitud para retirar los datos o hacer el acceso a ellos imposible).

A estas sentencias, se han unido otras tantas donde la responsabilidad no se centra ya en Google sino en el anunciante que hace uso del servicio de Adwords de dicho proveedor. A destacar la relativa a la demanda por infracción de marca interpuesta por Interflora Inc contra Marks&Spencer,  por el uso de la marca Interflora como  palabra clave en el sistema de referenciación de Adword por parte de Mark&Spencer para la venta de flores en su web.

La cuestión recae entonces en saber si el titular de una marca está facultado para prohibir a un tercero la utilización de su propia marca como palabra clave o Keyword para anunciar productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca. Ante estos supuestos, el TJUE ha declarado lo siguiente:

  • El derecho exclusivo que protege al titular de una marca se concede para garantizar que ésta pueda cumplir las funciones que le son propias,  que es garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios. Por lo que el titular de una marca no puede oponerse al uso de un signo idéntico a la marca si dicho uso no menoscaba ninguna de sus funciones.
  • Únicamente ha de aplicarse la protección del derecho exclusivo del titular de la marca si debido a la identidad o a la similitud de las marcas y de los productos o servicios designados, existe riesgo de confusión por parte del público.

 

¿Y cuáles son las funciones de una marca? Pues la de indicar la procedencia del producto o servicio, así como la de garantizar la calidad del producto o servicio y la función de comunicación, inversión o publicidad.

Se entiende que existe menoscabo de la función de indicación de la procedencia/origen, cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca, o bien cuando a pesar de no sugerir la existencia de un vínculo económico, es tan impreciso que un internauta normalmente informado y razonablemente atento no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante es un tercero para el titular de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste.

En los casos de marca renombrada, no es necesario riesgo de confusión, sino que la eventual infracción puede venir derivada por dilución (desnaturalización de la marca transformándose en término genérico), perjuicio causado a la notoriedad o parasitismo (aprovechamiento indebido). Ello no obstante el TJUE declara de forma rotunda que el uso como keyword en “AdWords” de la marca de un competidor con contribuye necesariamente a la dilución si el internauta razonablemente informado capta que los productos o servicios ofrecidos no proceden del titular de la marca sino de su competidor. En cuanto al parasitismo, se considera que sólo hay infracción en ausencia de “justa causa”, considerando al respecto que si no hay imitación de los productos, ni se causa dilución o menoscabo de las funciones de la marca, el uso de un tercero de marcas renombradas como palabras clave constituye una competencia sana y leal y debe entenderse realizada con “justa causa”.

En el caso de Interfora Vs Marks&Spencer, el tribunal nacional (Tribunal Superior de Reino Unido) aplicando los criterios marcados por el TJUE, declaró la existencia de infracción en el uso de la marca Interflora al considerar que Marks&Spence estaba utilizando la marca Interflora en el lanzamiento de ofertas consiguiendo ventajas por ello.

A nivel nacional existen ya algunas resoluciones al respecto. La última de ellas, de diciembre de 2011, del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid, que considera que existe infracción del derecho de marca por el uso de signos idénticos o similares como Keyword o palabras clave en el código fuente de la página web para la localización de la página por el sistema de búsqueda gratuita de Google. Ello no obstante, de dicha resolución no puede desprenderse una prohibición absoluta del uso de marcas de terceros como enlace patrocinado en Google o como metatag en el código fuente, sino que la ilicitud viene derivada del riesgo de confusión en el “internauta medio” que se produce en este caso concreto (en la sentencia se analizan no sólo las expresiones utilizadas en el sistema Adwords de Google y código fuente de la página, sino también los banners empleados y expresiones utilizadas en éstos y en la página web, considerando que existe un uso por el demandado de la marca con un interés confusionista).

Otro supuesto que está siendo objeto de enjuiciamiento – actualmente sólo disponemos del Auto de Medidas Cautelares-  es el caso de una página web que tenía por objeto la puesta a disposición del público de ejemplares gratuitos de determinadas revistas (Vogue, Cosmopolitan, etc.) con la finalidad de lucrarse con la publicidad ofertada en el sitio web. En este caso se entiende que hay –indicios de- infracción de marca al ser susceptible de menoscabarse la función de comunicación, inversión y publicidad de la marca (el sitio web se sirve de marcas notorias para la aparición en el proceso de búsqueda y de esta manera atraer al usuario de esos productos a visitar la web, incrementando con ello los impactos publicitarios).

Teniendo en cuenta todo lo dicho, podemos afirmar que la utilización de marcas registradas como palabras clave sin el consentimiento de su titular no constituye una violación automática, si bien, habrá que estar caso por caso para verificar cuándo se produce menoscabo en las funciones de la marca y por consiguiente legitimación para reclamar la ilicitud del uso de una marca propia por un tercero.

yolanda
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